Los cánones por cesión de marcas pagados por la empresa española a la sociedad residente en Emiratos Árabes Unidos están exentos de retención en España conforme al artículo 12.1 del CDI España-EAU, que atribuye potestad tributaria exclusiva al Estado de residencia del beneficiario. Esta conclusión se condiciona a: (i) acreditación del certificado de residencia fiscal de la entidad emiratí; (ii) que la entidad emiratí sea el beneficiario efectivo de los cánones; y (iii) que no concurra la cláusula anti-abuso del artículo 12.5 CDI relativa a operaciones cuyo fin primordial sea obtener indebidamente los beneficios convencionales.
Hechos
La empresa española consultante es propietaria de unos derechos de propiedad intelectual sobre marcas de perfumes y otros productos asociados a ellas. Quiere constituir una empresa en Emiratos Árabes Unidos para distribuir y comercializar en la zona de Oriente Próximo y Asia esas marcas, así como para su promoción y marketing. Para ello cedería a la nueva sociedad los citados derechos.
La fabricación de los productos se va a realizar por una empresa española, que además también distribuirá y comercializará los productos en distintas partes del mundo. Para ello deberá pagar a la empresa emiratí los correspondientes cánones, pues será esa empresa de Emiratos Árabes Unidos la que, una vez constituida, ostente los derechos sobre las marcas.
La sede de dirección efectiva de la nueva empresa estará en los Emiratos Árabes Unidos.
Cuestión planteada
Si los cánones pagados por la empresa española están sometidos a retención en España, teniendo en cuenta que la actividad principal de la sociedad de Emiratos es la distribución, comercialización, promoción y marketing de los productos en la zona de oriente Próximo y Asia, y no la obtención de esos cánones, aunque constituyan su principal fuente de financiación.
Contestación
Se trata de la tributación de los pagos efectuados por una empresa española a otra creada en los Emiratos Árabes Unidos. Si ésta última dispone del correspondiente certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad fiscal de ese país, resulta aplicable el Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el Patrimonio, hecho en Abu Dhabi el 5 de marzo de 2006. (BOE 23 enero 2007 y corrección errores BOE 28 marzo 2007).
El artículo 12 del citado Convenio, dispone:
“1. Los cánones o regalías procedentes de un Estado contratante cuyo beneficiario efectivo sea un residente del otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
2. El término «cánones» o «regalías» en el sentido de este artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de la imagen y el sonido, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso, o la concesión de uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, o por información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.
(…)
5. Las disposiciones de este artículo no se aplican en ningún caso cuando el fin primordial o uno de los fines primordiales de cualquier persona relacionada con la creación o cesión del derecho que genera los cánones o regalías sea el de conseguir los beneficios contenidos en este artículo mediante dicha creación o cesión.”
De acuerdo con la descripción de los hechos la consultante es la propietaria de las marcas de los productos objeto de consulta. Va a transmitir la propiedad de estos derechos a una sociedad de nueva creación en los Emiratos Árabes Unidos. A su vez, esta última sociedad cederá el derecho al uso de las marcas a otra sociedad española, se desconoce si vinculada o no.
Antes de entrar en la cuestión de la tributación de los cánones, debe indicarse que la presente contestación no valora los posibles efectos fiscales que pudieran derivarse del traslado de la propiedad de las marcas a la sociedad de Emiratos Árabes Unidos.
En cuanto a las cantidades pagadas por el derecho de uso de las marcas, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 12 sólo pueden someterse a imposición en Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, la sociedad española no estaría obligada, en principio, a practicar retención en la medida en que la sociedad emiratí sea al beneficiario efectivo de los citados cánones y no resulte aplicable el apartado 5 del citado artículo.
Se trata de determinar entonces si, de acuerdo con el dicho apartado 5, “el fin primordial o uno de los fines primordiales de cualquier persona relacionada con la creación o cesión del derecho que genera los cánones o regalías sea el de conseguir los beneficios contenidos en este artículo”.
En este caso, si la cesión del derecho se hubiera realizado a otra sociedad española, los rendimientos derivados de la misma hubieran tributado en España. Sin embargo, tras la cesión de los derechos a la sociedad emiratí, si se aplica el Convenio, los rendimientos no tributarían en España sino en Emiratos Árabes Unidos.
Se indica en el escrito de consulta que la sociedad emiratí va a financiar su actividad de distribución, comercialización y marketing en la zona de Oriente Próximo y Asia con los ingresos procedentes de esos royalties. Se dice expresamente que se financia “principalmente” con esos ingresos. Si los cánones son la principal fuente de ingresos de la sociedad emiratí, y no su actividad de distribución, comercialización, etc., y se logra una tributación más baja por aplicación del Convenio, podría deducirse que la finalidad de la cesión a la sociedad emiratí es “conseguir los beneficios” del artículo 12 del Convenio.
Pero, por otra parte:
- si al citar que se “financia principalmente” con el importe que obtiene de los cánones se refiere exclusivamente al inicio de la actividad,
- si resulta probado que el objeto de la creación de la sociedad emiratí es la realización de la actividad económica de distribución, comercialización, promoción y marketing de las marcas de perfumes y productos relacionados objeto de la consulta, en la zona geográfica en la que estará la dirección efectiva de la nueva sociedad, y
- si de un análisis funcional se deriva que los activos transmitidos desde España, las marcas, están vinculados funcionalmente al desarrollo de la actividad de distribución, etc. , y no son sólo fuente de financiación, y que ésta actividad constituye el objeto principal de la nueva sociedad, se consideraría que las funciones sustantivas que realiza la nueva sociedad, la asunción de riesgos y las transacciones con otra empresas, vinculadas o no, constituyen un motivo económico válido para la creación de la nueva sociedad, diferente de la sola obtención de un beneficio fiscal.
En cualquier caso, se trata de una cuestión de análisis factual para cuya realización este Centro no es competente.
Por último se recuerda que en la realización de las operaciones vinculadas, la consultante deberá observar lo dispuesto en el artículo 15 del TRLIRNR y el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Referencia normativa
CDI España - Emiratos Árabes Unidos, artículo 12